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The inventive mind is always dissatisfied with its progress, because it sees beyond


​——Jean d’Alembert

实务研讨丨浅析发明专利保护客体问题
来源: | 作者:廖珊,专利代理师 | 发布时间: 2024-12-30 | 248 次浏览 | 分享到:
  专利法第二条第二款规定:发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。因此,对于发明专利,需要判断方案是否是对产品、方法或其改进提出的,在判断过程中,需要上述方案满足以下三点:①必须是对产品、方法或其改进提出的;②必须是一个新的技术方案;③必须符合自然规律。      在判断一个方案是否符合发明的定义时,需要考虑该方案是否同时具备技术问题、技术手段和技术效果这三个要素。其中,在判断上述方案是否满足第一点时,需要从技术问题、技术手段和技术效果这三个要素出发。本文将结合以下案例对此进行探讨。


案情介绍【案号:(2021)最高知行终382号】:



      本申请系名称为“针对处理对象的处理步骤的开启”的发明专利PCT申请,申请人为西门子公司,申请号为201580083272.5申请日为2015年9月21日,进入国家阶段的日期为2018年3月21日,公开日为2018年5月11日

      2019年2月2日,国家知识产权局经实质审查,决定驳回本申请。西门子公司对上述驳回决定不服,于2019年5月17日向国家知识产权局提出了复审请求,同时修改了权利要求书。该复审请求受理后,实质审查部门在前置审查意见书中坚持原驳回决定。

      西门子公司不服,向一审法院提起诉讼,请求撤销被诉决定,判令国家知识产权局重新作出审查决定。

      一审法院判决:驳回西门子股份公司的诉讼请求。

      西门子公司不服一审判决,向最高人民法院提起上诉,请求撤销一审判决及被诉决定,判令国家知识产权局重新作出决定。经审查后,最高人民法院做出驳回上诉维持原判的二审判决。本判决为终审判决。

案例分析:


      针对国家知识产权局2019年2月2日对本申请作出的驳回决定,西门子公司向一审法院提起诉讼,西门子公司不认同被诉决定认的技术问题,具体而言,西门子公司起诉状中的事实和理由为:首先,根据拍卖结果管理生产资源不构成技术问题,这一观点主要考虑了权利要求中的出价询问、确定可用性结果等部分步骤,而忽略向工件预先分派生产预算、根据询问结果减少工件所存储的预算额度等步骤,并未将权利保护的方案作为一个整体对待

      其次,本申请所称解决的技术问题,其解决过程与审查示例中的找到自行车、规划路径、提高配送效率等类似,都在整体上涉及到对客观数据(生产预算、自行车位置、路径信息、配送范围等)的处理流程,受制于客观规律,而非消费者心理、经济指标、情感类别等人的主观感受和社会因素

      最后,即使本申请的方案同时能够实现较好的管理效果经济效果,也不能否定其首先解决了技术问题的事实(同样类似于审查示例中的找到自行车、路径最优、配送效率提高等)。因此,本申请权利要求从整体上解决了工件可能无限度消耗生产资源的技术问题,被诉决定有关本申请所解决的不是技术问题的认定错误,从而通过类比审查示例,重新定义技术问题。

      不认同被诉决定认定本申请利用的技术手段。被诉决定认定本申请虽然采用了计算机接口、处理器等装置,但是属于“利用计算机执行主观过程的例外情况”,因此不构成利用技术手段

      不认同被诉决定认定本申请取得的技术效果。本申请的技术效果与审查示例中的找到自行车、优化路径、提高配送效率等类似,均是依据客观规律得到的有益效果,明显区别于促进消费、预测经济走势、情感分类等依据主观因素得出的效果。被诉决定有关本申请获得的效果仅仅是依据交易结果管理生产线,不是符合自然规律的技术效果

      一审法院认为:首先确定本申请的核心,在定义方案核心后,若方案核心利用自然规律的技术手段,并且获得符合自然规律的技术效果,则该权利要求限定的解决方案属于专利法第二条第二款所述的技术方案,然而,本申请的核心为基于交易方法和规则来确定后续的生产开启,针对这一核心问题进行分析发现,解决后续生产开启的方法涉及处理器、生产单元等公知装置,但是整体方案未给公知装置内部性能带来改进,也未给处理器、生产单元的构成或功能带来任何技术上的改变,也未对生产流程带来任何技术上的改进,而有改进的点实质是属于经济规律支配的生产管理方案,因此,解决的技术问题为如何根据拍卖结果管理生产资源,从而确定核心问题对应的技术手段不受自然规律的约束,技术效果不符合自然规律。

      同时,西门子公司提出在解决的技术问题、采用的技术手段、取得的技术效果方面与审查示例类似,然而,对于是否类似的判定,核心的点在于算法特征或商业规则和方法特征与技术特征紧密结合、共同构成了解决某一技术问题的技术手段,并且能够获得相应的技术效果,但是本申请的核心在于基于交易方法和规则来确定后续的生产开启,其中解决方案虽然涉及有公知装置,但并未对公知装置的内部性能带来技术上的改进,显然不符合上面提到的算法特征或商业规则和方法特征与技术特征紧密结合、共同构成了解决某一技术问题的技术手段,因此,一审法院不支持西门子公司主张。

      西门子公司不服一审判决,向最高人民法院提起上诉:西门子公司请求撤销一审判决及被诉决定,事实和理由包括以下三点:在权利要求中既具有商业规则和方法特征,又具有技术特征时,不能仅仅因为其中包含的非技术性内容就否定整个方案的技术性。如果权利要求采用了技术手段并解决了技术问题,则不应因为其中还包含有非技术性内容而认定其不构成技术方案②将包含非技术内容作为完整技术方案不可或缺的一部分③将权利要求的全部特征作为西门子公司定义的防止资源滥用的技术问题相关技术特征。

      对于上述二审诉讼请求,国家知识产权局请求提出以下事实和理由:解决技术问题采用的手段通过计算机依据执行人为设定的生产管理方式,但是对于计算机以及生产单元的限定只是按照指定的规则根据拍卖结构确定生产管理,不受自然规律的约束,因而未利用技术手段,且获得的效果为根据交易结果管理生产线,不是符合自然规律的技术效果在考虑权利要求的全部特征后,确定本申请解决的技术问题和解决上述技术问题的核心手段,从而发现核心手段为商业规则和管理方法,属于利用自然规律的技术手段,获得符合自然规律的技术效果

      最高人民法院认为对于本申请所采用的手段集合要与解决的问题之间体现按照认为规定制定的规则关系,自然规律的约束,其解决的技术问题,所获取的结果亦非技术效果,则解决方案不构成技术方案,不属于专利法第二条第二款规定的授予专利权的客体。

      总的来说,本申请解决技术问题的技术方案为通过人为制订某一或某些处理步骤中处理对象的预先固定出价进而达到对整体生产资源的控制,其中使用处理对象与控制单元和/或生产单元的接口发送处理步骤询问以达到借助于处理器来确定可用性结果,对技术方案分析可知,本申请对一种进行多方竞价拍卖,其拍卖规则的建立和制定,是按照认为设定的规则对出价、报价进行判断并对竞拍成功者扣款,其中,存款的分派、减少以及如何比价的规则都是按照人为的规定,不受自然规律约束、也无法与自然规律建立联系,这是判定本申请不构成技术方案的关键。

      首先需要说明的是对于本申请是否构成技术方案,不是因为本申请具有商业规则和方法,而是因为方案整体考虑,本申请的手段集合与要解决的问题之间体现按照认为制定的规则关系。

      其次判断专利申请是否具有创造性,需要将技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征与所述技术特征作为一个整体考虑对于创造的判断,主要考量方案的手段集合与要解决的技术问题对本领域技术人员而言是否显而易见,对于判断包括非技术特征的发明专利是否属于专利法保护的技术方案这一判决与专利法第二条第二款的适用无明显不当。

      最后对于本申请方案是否构成技术方案,需要判断方案采用技术手段集合与解决技术问题是否利用自然规律的技术手段,并且由此获得符合自然规律技术效果符合认为解决的技术问题为技术问题,所获得的结果为结束效果,可以构成技术方案,符合专利法第二条第二款规定。

案件启示:


      对于专利法第二条第二款规定,在判定技术方案是否符合法条规定时,首先需要确定申请核心,在确定申请核心的基础上,从申请核心出发,考虑方案是否同时具备技术问题、技术手段和技术效果三个要素,从以上一审法院的判决可知,在判断方案是否符合发明定义时,技术问题、技术手段和技术效果缺一不可,但是对于技术问题、技术手段和技术效果的确定需要围绕申请核心展开,在确定申请核心后,判断申请核心对应的方法特征和技术特征是否紧密相关,从而确定技术特征是否对解决问题具有技术贡献。

      在撰写申请文件时,需要保证解决的技术问题能够构成技术问题,并且解决上述技术问题的手段需要利用自然规律的技术手段,获得符合自然规律的技术效果,同时,在考虑权利要求的全部特征后,确定解决技术问题的核心手段判定核心手段是否为利用自然规律的手段以及是否获取符合自然规律的技术效果为确定申请是否满足第二条第二款规定的准则。

      对于判断专利申请是否符合第二条第二款规定的授予专利权的客体从整体上判断发明专利是否属于专利法保护的技术方案,需要区别专利申请构成技术方案与创造性审查的整体性原则,两者虽然从整体出发,对于是否构成技术方案,是从整体上判断本申请所采用的手段集合与要解决的问题之间体现的是否按照人为制定的规则关系;对于判断是否构成技术方案与创造性审查的“整体性原则”不完全一致两者的出发点完全不同,但前者主要考察方案的手段集合与要解决的问题之间是否体现受自然规律约束的关系,后者则主要考量方案的手段集合与要解决的技术问题对本领域技术人员而言是否显而易见需要明确区分。