创新 务实 严谨 求真
The inventive mind is always dissatisfied with its progress, because it sees beyond
——Jean d’Alembert
2022年02月10日,世界知识产权组织发布了2021年专利、商标和工业品外观设计国际注册成果。2021年,我国申请人通过《专利合作条约》(PCT)途径提交的国际专利申请达6.95万件,同比增长0.9%,这是我国于2019年首次登顶以来,连续第三年蝉联榜首。根据该数据显示,我国不仅一些大型企业倾向于提交PCT国际申请,部分中小企业甚至自然人通过PCT国际途径的申请数量也在不断增长。但是这些申请主体和部分代理人由于对PCT体系了解不够,对PCT国际申请阶段和进入国家阶段的相关手续不熟悉,会造成审查周期过长甚至可能给自身带来损失。
本文仅从PCT国际阶段和PCT进我国阶段程序中,申请人及发明人信息变更的问题进行梳理并提出相关建议。
一、提出变更请求的形式和时机
申请人及发明人信息变更的请求需要以书面形式提交给受理局或国际局,且必须是在PCT国际申请日(有优先权的以优先权日为准)起30个月之前到达国际局,若超出该期限提出变更请求,国际局不予记录。对于期限即将届满或已经超出期限的变更请求,申请人可以选择在进入国家阶段后向各个指定局分别提出。
二、PCT国际阶段申请人及发明人信息变更介绍
1、申请人信息变更
申请人信息的变更,主要包括申请人实体及非实体的变更、申请人地址、邮编、国籍等的变更。
I. 申请人实体的变更,主要有以下几种情形:(1)国际申请中有多个申请人,删除某一个或几个申请人;(2)增加一个或几个申请人;(3)单个申请人申请权转移。
该3种情形均可以理解为国际申请权转移,在国际阶段提交变更请求所需文件为:
a.写明变更事项的信函
b.申请权转让协议或证明
II. 申请人非实体的变更,即申请人姓名或名称做了工商更名,在国际阶段提交变更请求所需文件为:
a.写明变更事项的信函
b.由工商行政管理部门出具的更名证明文件
III.申请人地址、邮编、国籍等的变更,即申请人前述的其中一项或多项信息发生了变化,在国际阶段提交变更请求所需文件为:
a.写明变更事项的信函
2、发明人信息变更
发明人信息的变更,包括发明人数量的变更、发明人姓名、地址、邮编、国籍等的变更。在国际阶段提交变更请求所需文件为:
a.写明变更事项的信函
b.PCT国际申请发明人的变更声明
值得一提的是,在PCT国际阶段提交变更请求国际局是不收取官方费用的,所以如确有需要,建议申请人在PCT国际申请阶段时提交申请人及发明人信息变更请求,并准确、完整地提供变更所需文件至国际局。国际局应申请人的要求,对请求书中的申请人或其姓名、居所、国籍或地址的变更、或者对请求书中发明人或其姓名的变更进行记录,并书面通知指定局。指定局收到国际局传送的“记录变更通知书”(即PCT/IB/306表),应当认为申请人已向指定局提出了著录项目变更申报书,即不需要就该项变更再提交著录项目变更请求及缴纳变更手续费。但国际申请在办理进入国家阶段时,申请人应当直接使用变更后的著录项目信息。
笔者从实务中注意到,部分申请人对国际阶段的变更手续并不熟悉,在提交申请人实体及非实体变更请求时仅提供了写明变更事项的信函,依旧收到了国际局下发的“记录变更通知书”(即PCT/IB/306表)。但是该信函仅仅是一个说明,这样的一个说明文件并不能作为一个有效的证明文件,所以由于提交的文件不完整会导致变更的法律效力根据进入不同的国家而不同。如果申请人在提交变更请求时未同步提交申请权转让协议或证明或由工商行政管理部门出具的更名证明文件,在进入国家阶段后,需要按照各个国家当地的法律法规及要求对应办理申请人及发明人信息变更请求,程序复杂且会产生额外的海外律师代理费及官方费用。
三、PCT国际申请进入我国阶段申请人及发明人信息变更介绍
国际申请进入我国国家阶段后,如需提出申请人及发明人信息变更请求,与我国申请的变更程序、费用完全一致。按照我国《专利法》及《专利审查指南》的规定,提交著录项目相关文件,自请求日起1个月内缴纳著录项目变更费200元即可。其中有关人事的著录项目,例如申请人或者专利权人事项、发明人姓名、专利代理事项、联系人事项、代表人等,发生变化的,当事人应当以著录项目变更的形式请求专利局予以登记。
根据我国现行法律及工作中的实践经验,笔者将所涉及手续总结于下:
1、专利申请权(或专利权)转移:
a.申请人(或专利权人)因权属纠纷发生权利转移提出变更请求的,如果纠纷是通过协商解决的,应当提交全体当事人签字或者盖章的权利转移协议书。如果纠纷是由地方知识产权管理部门调解解决的,应当提交该部门出具的调解书;如果纠纷是由人民法院调解或者判决确定的,应当提交生效的人民法院调解书或者判决书,对一审法院的判决,收到判决书后,审查员应当通知其他当事人,确认是否提起上诉,在指定的期限内未答复或者明确不上诉的,应当依据此判决书予以变更;提起上诉的,当事人应当提交上级人民法院出具的证明文件,原人民法院判决书不发生法律效力;如果纠纷是由仲裁机构调解或者裁决确定的,应当提交仲裁调解书或者仲裁裁决书。
b.申请人或专利权人,因权利的转让或赠与发生权利转移而提出变更请求,应当提交转让或者赠与合同、以及证明文件。其中,证明文件在形式上,应当写明申请号或专利号、申请人或专利权人姓名或名称、发明创造名称,并由双方签字或盖章。另外,有多个申请人或专利权人的,应提交全体权利人都同意转让或赠与的证明材料。
需要注意的是,对于发明或者实用新型专利或专利申请,转让方是我国内地的个人或者单位,受让方是外国人、外国企业或者外国其他组织的(包含香港、澳门),还应当出具国务院商务主管部门颁发的《技术出口许可证》或者《自由出口技术合同登记证书》,或者地方商务主管部门颁发的《自由出口技术合同登记证书》。由于外观设计不涉及技术,与技术出口无关,故不需《技术出口许可证》。
而转让方是外国人、外国企业或者外国其他组织的,由于受让方是外国人、外国企业或者外国其他组织,故不需《技术出口许可证》。
c.申请人(或专利权人)是单位,因其合并、分立、注销或者改变组织形式提出变更请求的,应当提交登记管理部门出具的证明文件。
d.申请人(或专利权人)因继承提出变更请求的,应当提交经公证的当事人是唯一合法继承人或者当事人已包括全部法定继承人的证明文件。除另有明文规定外,共同继承人应当共同继承专利申请权(或专利权)。
e.专利申请权(或专利权)因拍卖提出变更请求的,应当提交有法律效力的证明文件。
f.专利权质押期间的专利权转移,除应当提交变更所需的证明文件外,还应当提交质押双方当事人同意变更的证明文件。
2、申请人(或专利权人)姓名或者名称变更:
在申请专利过程中,申请人(或专利权人)姓名或者名称变更的情形很多,根据不同情况所需证明文件为:
a.个人因更改姓名提出变更请求的,应当提交户籍管理部门出具的证明文件。
b.个人因填写错误提出变更请求的,应当提交本人签字或者盖章的声明及本人的身份证明文件。
c.企业法人因更名提出变更请求的,应当提交工商行政管理部门出具的证明文件。
d.事业单位法人、社会团体法人因更名提出变更请求的,应当提交登记管理部门出具的证明文件。
e.机关法人因更名提出变更请求的,应当提交上级主管部门签发的证明文件。
f.其他组织因更名提出变更请求的,应当提交登记管理部门出具的证明文件。
g.外国人、外国企业或者外国其他组织因更名提出变更请求的,应当参照以上各项规定提交相应的证明文件。
h.外国人、外国企业或者外国其他组织因更改中文译名提出变更请求的,应当提交申请人(或专利权人)的声明。
3、发明人变更:
a.因发明人更改姓名提出变更请求的,应当提交户籍管理部门出具的证明文件。
b.因更改中文译名提出变更请求的,应当提交发明人声明。
c.因漏填或者填写错误提出变更请求的,应当提交由全体申请人(或专利权人) 和变更前全体发明人签字或者盖章的证明文件;变更后发明人(增加发明人)对本发明创造的实质性特点作出创造性贡献的证明文件;全体发明人签字的身份证明文件。
从实际工作中来看,申请人变更只要按照审查指南的规定对应提供相关文件,即能变更合格。而对于上述前2种情况,发明人变更中的因发明人更改姓名提出变更请求以及因更改中文译名提出变更请求的情形,所需证明文件较为清晰明确,提出变更请求一般都能成功。
下面笔者重点说明一下第3种情况:
《专利审查指南》(2010版)规定:发明人(或设计人)因漏填或者填写错误提出变更请求的,需要提交全体申请人及变更前全体发明人签章的变更声明。由于该规定较为简单,在2018年之前利用该规定多次变更发明人的现象越来越多,然而相当一部分变更发明人的目的并非是纠正错填漏填的发明人,而是因为部分发明人离职、或者为了专利运营、评定职称等等。此行为严重违背了《专利法》鼓励和保护发明创造的初衷,浪费了宝贵的审查资源,同时对社会风气造成了恶劣的影响。
故自2018年开始,审查员要求更为细化、明确、严格。既需要在著录项目变更声明中写明变更原因,又要求提供变更后发明人(这里主要指的所增加的发明人),对该发明作出创造性贡献的证据。然而很多当事人并不明白该证据具体指的是什么。实际上,该证据并没有固定的模板,比如当事人之前关于专利申请过程中的实验报告、立项报告、会议记录、验收报告、发表的论文等都可以作为创造性证据使用。当然也有一部分当事人无法提供该证据,故而放弃发明人变更,从数据上来看近几年提出发明人变更请求的案件较2018年之前有大幅度的减少。
四、结语
正如前文所述,在实际工作中,PCT国际阶段以及进入我国国家阶段的变更申请人信息及发明人信息程序,有诸多需要注意的环节,若专利申请人不熟悉相关流程,可能会变更不合格,并额外增加相应成本。本文仅对目前遇到的问题提出自己的建议,希望对申请人有所帮助。
作者:
胡彬如,资深流程人员
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