近年来，中国企业的创新能力在迅速提高。随着全球化的发展，中国企业走向国际市场，对知识产权战略、尤其是知识产权的国际化部署越来越重视。然而，不同国家的专利制度并不完全相同，对创造性的评判标准也存在一些差异。

 在专利申请和审查的标准中，创造性的评判具有主观性。中国企业的专利布局经常涉及中国、欧洲和美国，中国国家知识产权局、美国专利商标局和欧洲专利局对创造性的评判相对规范且具有参考意义。本文就中国、欧洲和美国对专利申请创造性的规定、判断方法和常规应对策略进行简要阐述，以期帮助申请人和相关从业人员对中美欧创造性审查意见的答复有较为深刻的认识和把握。 

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中国专利法针对创造性的规定和常规应对策略

      中国专利法第22条第3款规定了：创造性，是指与现有技术相比，发明具有突出的实质性特点和显著的进步，实用新型具有实质性特点和进步。

      《专利审查指南》规定了判断要求保护的发明是否具有创造性所依据的三个步骤，即“三步法”：

      （a）确定最接近的现有技术；

      （b）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；和

      （c）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

      具体地，在判断专利申请（例如权利要求1）的创造性时，可细化为如下四个步骤：

      （1）确定最接近的现有技术，将其作为对比文件1；

      （2）将权利要求1和对比文件1进行特征比对，从而确定区别技术特征（即对比文件1没有公开的特征）；

      （3）根据区别技术特征确定权利要求1实际要解决的技术问题；

      （4）判断该区别技术特征是否是公知常识或者是否被其它对比文件公开；如果该区别技术特征是公知常识或者被其它对比文件公开，则确定该区别技术特征在公知常识或该其它对比文件中的作用是否与其在专利申请中的作用相同；若相同，则具有技术启示，没有创造性。

      在答复审查意见中的创造性问题时，如果上述步骤（1）-（4）任一环节有问题，都可以用来反驳审查员的观点，争辩权利要求1具有创造性。

      针对中国专利申请，以下述为例来说明处理中国专利审查意见中的创造性问题常用的答复思路：

      例如，专利申请的独立权利要求1包括技术特征A、B和C，审查员认为：作为最接近的现有技术的对比文件1公开了特征A和B且区别技术特征为C，基于区别技术特征C确定独立权利要求1所实际解决的技术问题，对比文件2公开了区别技术特征C或特征C为公知常识，在面对该技术问题时，对比文件2或公知常识给出了利用该区别技术特征C解决该技术问题的技术启示，因此本领域的技术人员有动机将对比文件2公开的该特征应用到对比文件1中，以得出权利要求1的方案，从而得出结论：权利要求1不具备创造性。

      针对以上创造性问题，比较简单的情况是，审查员的特征比对有误，这种情况不赘述；比较复杂的情况是，审查员的特征比对没有问题，则可至少考虑以下答复思路来争辩：

      （1）对比文件1和对比文件2是否存在矛盾的技术特征，导致对比文件1和对比文件2不能相结合；

      （2）对比文件2的确公开了区别技术特征，但对比文件2中该区别技术特征所产生的技术效果和区别技术特征在本申请中的技术效果不一致，则不存在技术启示；

      （3）因为某些特征的限定，根据对比文件1不会想到区别技术特征产生的技术问题或者对比文件1中不存在该技术特征，导致没有动机利用对比文件2改进对比文件1。

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欧洲专利法针对创造性的规定和常规应对策略

      欧洲专利法公约Art 56对专利创造性进行了如下规定：如果考虑到现有技术，发明对本领域技术人员来说不是显而易见的，则应视为具有创造性。

      欧专局审查员在审查过程中采用的是“问题-技术方案”分析法(problem and solution approach)，通常按照如下步骤进行审查：

      (a)确定最接近的现有技术；

      (b)确定要解决的“客观技术问题”；

      (c)从最接近的现有技术和客观技术问题出发，考虑要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见（即现有技术中是否对本发明有启示）。

      在步骤（a）中，在选择最接近的现有技术时，首先要考虑的是，它必须针对与本发明类似的目的或效果，或者至少属于与所要求保护的发明相同或密切相关的技术领域。

      在步骤（b）中，通过比较发明与最接近的现有技术的差异，确定要解决的客观技术问题。“客观技术问题”需要通过本发明与最接近的现有技术之间的 “区别特征”确定其所达到的技术效果，并因此形成技术问题。

      在步骤(c)中，欧专局采用了“能-会”分析法(could-would approach)，这意味着既要考虑本领域技术人员是否能(could)得到该发明，也要考虑本领域技术人员是否会(would)这样做，以期解决潜在的技术问题或期望进行改进获得优势。换言之，不仅要判断本领域技术人员是否可以(could)通过修改现有技术来实现本发明而且要判断在面对所要解决的客观技术问题的情况下，本领域技术人员是否会由于现有技术中的提示而这样做。

      针对欧洲专利申请，以下述为例来说明处理欧洲创造性审查意见中的创造性问题常用的答复思路：

      例如，专利申请的独立权利要求1包括技术特征A、B和C，审查员认为：作为最接近的现有技术的对比文件1公开了特征A和B且区别技术特征为C，基于区别技术特征C确定独立权利要求1所解决的客观技术问题，对比文件2公开了特征C或特征C为公知常识，在面对该客观技术问题时，在对比文件2或公知常识的启示下会修改对比文件1来获得独权1的技术方案，因此权利要求1不具备创造性。

      针对以上创造性问题，比较简单的情况是，审查员的特征比对有误，这种情况不赘述；比较复杂的情况是，审查员的特征比对没有问题，则可考虑以下答复思路来争辩：

      1）现有技术中是否存在反向教导或技术偏见，使得本领域技术人员不会考虑将对比文件2与对比文件1结合；

      2）对比文件1和对比文件2相互之间是否存在技术上的矛盾之处，而无法结合到一起；

      3）当对比文件2与对比文件1结合之后，对比文件1原本的目的是否无法实现，即是否影响对比文件1的实现目的。

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美国专利法针对创造性的规定和常规应对策略

      美国专利法第103条（35 USC 103）对创造性的规定如下：

      “一项发明，如果虽然没有如本法102条所规定的被披露或者被描述，但是在请求专利保护的主题和现有技术之间的差别使得该主题作为一个整体在该发明作出时对于该主题所属技术领域的普通技术人员来说是显而易见的，则不能获得专利权。取得专利的条件不应该根据完成发明的方式予以否定”。

      可见，美国专利法直接将“非显而易见性(Non-obviousness)”作为专利申请具备创造性的判断标准。

      美国联邦最高法院在GRAHAM V. JOHN DEERE CO.,383 U. S. 1 (1966)一案中确立了判断非显而易见性的四个步骤：

      1）确定现有技术所具有的范围；

      2）识别本发明中技术与现有技术的差异；

      3）确定本发明相关领域在有效申请日之前的技术水平；

      4）考虑辅助性客观证据（Second consideration，包括商业上的成功，长期存在但未解决的需求，以及意想不到的结果），判断是否显而易见。

      可支持显而易见性结论的示例性理由包括：

      （A）根据已知方法结合现有技术要素以产生可预测的结果；

      （B）简单地用已知要素替代另一种要素，以取得可预测的结果；

      （C）利用已知技术以同样方式改进类似的设备(方法或产品）；

      （D）将已知技术应用于准备改进的已知设备(方法或产品)，以产生可预测的结果；

      （E）“明显可以尝试”--从数量有限的确定的、可预测的解决办案中进行选择，并能合理地预期其成功；

      （F）基于设计动机或其他市场因素，在一个领域中的已知工作可以促使对其作出改变，以用于相同的领域或不同的领域，前提是这种改变对于本领域普通技术人员来说是可预测的；

      （G）现有技术中的一些教导、启示或动机，会导致本领域普通技术人员改进现有技术对比文件，或将现有技术对比文件的教导结合起来，从而实现请求保护的发明。

      在实践中，审查员往往采用“教导—启示—动机”准则（Teaching-Suggestion-Motivation, TSM）来判断创造性。具体地，审查员在给出创造性评述时，一般采用如下步骤：

      1）首先检索出相关技术文献证据；

      2）指出本领域普通技术人员可从这些技术文献中得到明确教导和启示并产生动机；

      3）将这些文献相结合得到专利技术，否则就不能认为具有显而易见性。

      一般而言，在美国专利审查中，要给出“显而易见”这一评判结论，需要有检索支撑，换言之，权利要求中的所有技术特征基本上都被检索到的对比文件公开，才会认为这些对比文件给出了明确的教导或启示。在答复美国审查意见时，如果确定并争辩权项中的某一个特征或某一些特征没有被检索到的对比文件公开、或者检索到的对比文件无法结合，则答辩会相对有说服力。

      下面以通知书中最常见的创造性评判场景为例来说明美国审查意见的答复方式。

      例如，专利申请的独立权利要求1包括技术特征A、B和C，审查员认为对比文件1公开了特征A和B，对比文件2公开了特征C，认为有动机将对比文件1和对比文件2结合，且对比文件1和对比文件2的结合可以得出本申请的权1的技术方案。

      通常，在答复美国审查意见时，分析本申请与对比文件后，分为如下两种情况：

      情况1：对比文件1没有公开特征A和/或B，和/或对比文件2没有公开特征C。

      情况2：对比文件1的确公开了特征A和特征B，对比文件2的确公开了特征C。

      对于情况1：以对比文件1的确公开特征A和B，对比文件2没有公开特征C为例，可引述审查员承认对比文件1没有公开特征C，论述对比文件2也没有公开特征C并给出充分理由，因此对比文件2无法克服对比文件1的不足。基于以上，可得出本申请独立权利要求1具有创造性的结论。

      对于情况2：由于权利要求的特征在现有技术中均可找到，这种情况争辩起来相对复杂。通常采用的方式是，争辩最接近的现有技术与其它对比文件无法结合，例如争辩对比文件1和对比文件2无法结合。具体地，可争辩对比文件1中存在无法结合的证据。例如：

      （a）对比文件1中明确表示不能采用C这种技术手段，这种情况通常称为对比文件1存在不能结合的反向技术启示或反向技术教导；

      （b）特征C结合到对比文件1中后，会造成对比文件1中部分特征失去原有功能；或者

      （c）将特征C结合到对比文件1中会产生负面的技术效果，与对比文件1最初所要解决的技术问题相矛盾。

      总结来说，创造性问题是专利审查阶段的最核心的课题之一。中国、欧洲和美国专利法对于创造性的审查思路本质上是相同的，但在细微之处仍然存在差别。相比较之下，我国对专利创造性的规定在主体上借鉴了欧洲的专利制度，与欧洲的创造性规定和判断方法比较接近，而与美国的创造性规定和判断方法则差异较大。我国和欧洲专利的审查更关注权利要求中内在包含的技术方案和思路。美国专利的审查更为关注权利要求中外在呈现的各个技术特征。在收到创造性审查意见后，需要申请方从审查思路为出发点来理解审查员的观点，以便针对创造性问题做出最有利的答复。