上诉人（原审原告）闫凯文因与被上诉人（原审被告）吉林省桦甸市红石镇小红石村誉兴播种器厂（以下简称誉兴播种器厂）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服吉林省长春市中级人民法院于2021年6月29日作出的（2020）吉01知民初33号民事判决，向最高人民法院提起上诉。

      原审案件为专利权人闫凯文持有两件专利分别是201020292166.2和201220169669.Ｘ，认为誉兴播种器厂的播种器侵犯了其两件专利的专利权，专利权人闫凯文向法院提起诉讼。

      原审法院认为本案被诉侵权产品所采用的技术方案与专利号为201020292166.2、名称为“旱田人力施肥器”的实用新型专利（以下简称涉案专利1）权利要求所记载的全部技术特征相比，有一个以上技术特征不相同，且该区别特征并非本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征，不能被认定为等同特征，依法应当认定其没有落入该专利权的保护范围。因誉兴播种器厂并未擅自实施涉案专利1，故原审法院对闫凯文以誉兴播种器厂未经许可生产、销售该专利产品为由提起的诉讼请求不予支持。

      原审法院将本案被诉侵权方案与专利号为201220169669.Ｘ、名称为“旱田人力施肥器”的实用新型专利（以下简称涉案专利2）权利要求记载的全部特征进行比对，被诉侵权技术方案包含与该权利要求记载的全部技术特征相同的技术特征，应当认定其落入专利权的保护范围。其次，关于誉兴播种器厂针对涉案专利2提出的先用权抗辩，涉案专利2的申请日为2012年4月20日，誉兴播种器厂于2005年注册成立开始从事播种器制造，2011年10月9日完成被诉侵权产品技术设计图纸，2011年12月22日在优酷视频网站上发布广告性质宣传视频许诺销售被诉侵权产品，可以认定誉兴播种器厂在该专利申请日前已经具备一定的生产规模，利用已有条件和生产设备已经制造了相同产品并已有生产准备，其后在原有范围内继续制造被诉侵权产品的行为，依法不视为侵犯涉案专利2的专利权，誉兴播种器厂提出的先用权抗辩成立。

      而闫凯文上诉请求：撤销原审判决，改判支持闫凯文全部诉讼请求，事实和理由：

      （一）上诉人闫凯文认为被诉侵权产品完全落入了涉案专利1的保护范围，并给出了一定的理由。

      （二）上诉人闫凯文认为誉兴播种器厂针对涉案专利2提出的先用权抗辩不能成立。

      最高人民法院认为，本案的争议焦点问题是：（一）被诉侵权产品的技术方案是否落入涉案专利1的保护范围；（二）誉兴播种器厂针对涉案专利2提出的先用权抗辩能否成立。

      最终，最高人民法院认为，

      （一）被诉侵权产品的技术方案并未落入涉案专利1的保护范围。

      （二）誉兴播种器厂针对涉案专利2提出的先用权抗辩成立，专利法第七十五条第二款规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的不视为侵犯专利权。

      闫凯文的上诉请求不能成立，应予驳回；原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持^[1]。

      针对上述案例，尤其是被诉方誉兴播种器厂针对涉案专利2提出的先用权抗辩成不成立的问题，可以展开思考。首先上诉人闫凯文认为誉兴播种器厂针对涉案专利2提出的先用权抗辩不能成立的理由是涉案专利1早于涉案专利2，而根据先用权的独立性条件，先用权人所使用的发明创造必须是独立或合法获得，且与专利权人无关，以非法途径得到的发明创造不能产生优先权。但是最高人民法院认为涉案专利1与涉案专利2是两个独立的专利，是否存在涉案专利1，对于判断誉兴播种器厂针对涉案专利2提出的先用权抗辩而言，既无关联也不产生影响。闫凯文上诉主张的先用权独立性条件缺乏法律依据。原审判决认定誉兴播种器厂提出的先用权抗辩成立并无不当。

      笔者认为，誉兴播种器厂落入涉案专利2保护范围的技术方案的设计图纸以及其提供的其他先用权抗辩证据均表明，誉兴播种器厂是在2011年已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，虽然涉案专利1的申请日为2010年8月16日，也的确是早于2011年，但是从始至终，上诉方闫凯文并未拿出能够证明被诉方誉兴播种器厂落入涉案专利2保护范围的技术方案是以非法途径得到的发明创造，即上诉方闫凯文以“非法途径得到的发明创造不能产生优先权”的理由上诉誉兴播种器厂的先用权抗辩不成立不予支持。

      先用权抗辩的合法要件中重要一条就是独立性要件，是指先用权人自己独立研究完成或者合法受让取得，剽窃、抄袭等非法取得不在此列。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第15条规定，被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持^[2]。即在先制造产品或者在先使用的方法或设计，应是先用权人自己独立研究完成或者以合法手段从专利权人或其他独立研究完成者处取得的，而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段获取的。因此，在本案中，除非上诉人闫凯文能够证明誉兴播种器厂落入到涉案专利2保护范围的技术方案的确是抄袭、窃取或者以其他不正当手段获取的有效证据来获得，否则，上诉人闫凯文以誉兴播种器厂非法途径获取技术方案为理由主张先用权抗辩不成立，人民法院不予支持。

      先用权的独立性要件其实是表示的先用权人所实施的技术方案的技术来源，即先用权人实施发明创造的技术来源必须是先用权人自己独立研究开发出来或者通过合法途径获得的。先用权实施人的技术来源包括如下途径：①先用权人自己在发明创造申请专利前就已经通过独立研发获得发明创造的内容；②在《专利法》第二十四条规定的新颖性宽限期内，一项发明创造的发明人在中国政府主办或者承认的国际展览会上展出了其发明创造，或者在规定级别的学术会议上发表了其发明创造，先用权人直接或间接从公开的信息中获知该发明创造的内容；③专利权人在申请专利之前，将发明创造的内容告诉了先用者。综上，先用权人获得的在先技术方案也可不是独立研发，但只要其获得的途径和来源合法，根据法律规定，可以主张先用权抗辩^[3]。

      反之，先用权人非法获得发明创造的内容，实施使用行为的，不能主张先用权抗辩。非法获得的来源既包括通过非法途径从专利权人处获得，也包括通过非法途径从他人获得。非法获得的方式既包括以剽窃或者其他违法方式从他人那里获知有关发明创造，也包括获知者在合法获得信息后，违背相关保密、不予实施的约定而实施发明创造的情形。

      在国际上，合法来源也是先用权抗辩成立的关键，而且善意实施也是某些国家重点考虑的先用权成立条件，例如在日本，依据《特许法》第79条，如果是实施人自行发明，或并不知道是与专利申请有关的发明内容而从发明人处得知，并已使用或做好准备的，则有权以非专有普通实施的方式继续实施。德国也认为，只有善意行使才可以适用先用权抗辩，如果明知或应知某技术来源于不会同意分享发明内容或允许使用该发明的第三人，则使用属于非善意，不得主张先用权抗辩。例如，接受发明人委托制造发明物进行性能测试，受托人应该知道自己是因合同关系而得知发明内容并只能为了履行合同而实施，不能在合同终结后继续实施并主张先用权抗辩。美国在立法上也强调先用权抗辩须本着善意行使，如果抗辩的主体从专利权人或者与专利权人有契约关系的人处获得，则不得主张先用权抗辩；若提出先用权抗辩但未能提供充分证据，法院认为主张不合理不成立的，可以根据情况判赔律师费^[4]。

      我国专利制度是先申请制度，但在实际的生产工作中，难免会出现自主研发产品的技术方案恰好落入到他人在后申请的专利保护范围内的情况。专利权人通过公开换保护得到一定期限内的“技术垄断权”，但笔者理解，法律理应从公平角度出发，为了平衡专利权人和先用权人的利益，允许先用权人在原有范围内继续实施，解决了先申请制度固有的不公平问题，从而为整个社会带来收益，也能整体促进产业发展。

      对于企业或者研发机构等来说，在日常经营中保存设计图纸、工艺图纸等生产相关文件用以证明其技术的合法来源至关重要，即应当在技术研发的全过程中注意留存不同阶段所形成的各类技术文件或产品实物，如设计图、结构图、工艺文件、产品照片、产品样品等或者其他资料如相关可行性报告、计划书、任务书、研制报告书、设计总结、相关研发会议纪要和技术人员的会议内容；同时也要注意记录厂房面积、主要设备、主要原材料、模具等的变化情况，以及留存与产品设计、制造、使用相关的第三方沟通记录、交易记录、合同等文件资料，以及案外人提供的研发产品原材料等证明，以便在不幸遭遇竞争对手提起专利侵权诉讼时，尽力举证以满足先用权抗辩成立的合法要件。