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The inventive mind is always dissatisfied with its progress, because it sees beyond


​——Jean d’Alembert

【景闻浅笔】同一技术方案中产品权利要求与方法权利要求创造性评判之间的关系
来源: | 作者:朱鸿雁 专利代理师/诉讼代理人 | 发布时间: 2023-08-21 | 186 次浏览 | 分享到:
从撰写角度来说,考虑到产业链布局情况,通常对于同一技术方案会从不同维度来布局权利要求的保护范围,尤其会布局多个保护主题的权利要求,例如同一技术方案会撰写产品权利要求及方法权利要求。
从授权、确权和侵权判定来说,创造性是非常重要的评判指标,尤其目前对于实用新型明显创造性的重视,专利文件的创造性显得越来越重要,创造性也是鼓励技术创新和技术高水平发展的重要因素。


 根据专利法规定,创造性是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步。就发明而言,一些情况下,同一技术方案会布局产品权利要求和方法权利要求,基于实际情况,产品权利要求与方法权利要求之间会存在联系,例如两者的技术特征完全对应,再例如,两者之间属于同一构思但是实质描述层面不同,那么,同一技术方案布局的产品权利要求与方法权利要求的创造性评判之间有什么关系呢?下面以两个情形分别讨论。

方法权利要求与产品权利要求限定的技术特征完全对应

      再具体撰写实务中,经常会出现这种情况:相较于现有技术,新的技术方案是对方法的改进,但在撰写时,在权利要求书部分同时会布局方法权利要求和对应的产品权利要求。此情况下,产品权利要求往往通过与方法权利要求的技术特征对应的虚拟模块限定技术方案。

      对于上述情况的权利要求布局,在评述创造性时,主要评述方法权利要求的创造性,而对于产品权项的创造性评判,通常基于方法评述过程而简单几笔带过。

案例一:


      在专利号为200910092405.1、名称为“一种支持图片输入的方法和设备”的专利无效宣告请求中,专利复审委判定该专利的权利要求1-11均无创造性,权1-11全部无效。

      其中,该涉案专利的权利要求包括方法权利要求和产品权利要求,其中,方法独立权利要求1如下:

      1. 一种支持图片输入的方法,其特征在于,所述方法包括 :

      步骤 101 :获取用户输入信息与预览图片之间的对应关系,包括 :获取索引文件和图片文件,所述索引文件包括索引标识,所述图片文件包括所述索引标识、预览图片;获取所述用户输入信息与所述索引文件对应的系统配置信息 ;通过所述索引标识,获取所述用户输入信息与所述预览图片的对应关系 ;其中,所述用户输入信息包括触发关键字或预览触发消息 ;

      步骤 102 :接收用户在输入法中输入的信息 ;

      步骤 103 :根据所述对应关系,显示所述在输入法中输入的信息对应的预览图片 ;

      步骤 104 :接收用户从所述显示的预览图片选择的预览图片 ;

      步骤 105 :将所述选择的预览图片对应的上屏图片输入到目标窗口。

      产品的独立权利要求7如下:

      7. 一种支持图片输入的设备,其特征在于,所述设备包括 :

      获取模块,用于获取用户输入信息与预览图片之间的对应关系,包括 :获取索引文件和图片文件,所述索引文件包括索引标识,所述图片文件包括所述索引标识、预览图片;获取所述用户输入信息与所述索引文件对应的系统配置信息;通过所述索引标识,获取所述用户输入信息与所述预览图片的对应关系;其中,所述用户输入信息包括触发关键字或预览触发消息 ;

      接收模块,用于接收用户在输入法中输入的信息 ;

      预览模块,用于根据所述对应关系,显示所述在输入法中输入的信息对应的预览图片 ;

      选择模块,用于接收用户从所述显示的预览图片选择的预览图片 ;

      输入模块,用于将所述选择的预览图片对应的上屏图片输入到目标窗口。

      由上可见,该涉案专利的方法独立权利要求1与产品独立权利要求7为完全对应的权利要求,产品权利要求是对应方法权利要求的虚拟装置。

      对于该案的创造性评判,专利复审与无效审理部(下称复审委)基于创造性评判三步法,根据证据1结合公知常识评判了方法独立权利要求1不具备创造性。并且,对于方法从属权利要求也基于此进行了详细的创造性评判。

      然而,对于产品的权利要求的创造性评述,评判为“权利要求7-11是与权利要求1-3、5、6对应撰写的产品权利要求,基于与权利要求1-3、5、6相同的理由,权利要求7-11也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。”

      以及,在关于该专利的行政诉讼(2017)京73行初7256号案中,法院也认定为上述对于产品权要的创造性评述正确,没有进一步基于证据而进行详细的评述。

      所以,对于同一技术方案的方法权利要求和产品权利要求为完全对应的权项,在评判创造性时,通常会对发明改进点的最主要权项进行评判,而可以基于相同理由直接确定与其对应的其它权项的创造性,实际上,也就是与其对应的权项创造性评述过程也基本相同。

方法权利要求与产品权利要求限定的技术特征不完全对应

      对于同一技术方案的方法权利要求和产品权利要求不完全对应的情况,需要分别对方法权利要求和产品权利要求进行详细的评判。

案件二:


      申请号为201510769241.7,名称为“一种穿戴式设备的扩展方法及装置”的发明专利申请,其权利要求如下:

      1.一种穿戴式设备的扩展方法,其特征在于,包括以下步骤:

      A、穿戴式设备通过无线方式搜索、发现及连接外部设备;

      B、连接成功后,外部设备开放被查询接口,提供本地设备的资源列表并授权给所述穿戴式设备,在穿戴式设备上根据约定协议生成动态菜单,用于选择资源和发送操作指令;

      C、穿戴式设备访问外部设备的数据感知接口;

      D、穿戴式设备发送指令到外部设备,将其绑定的云端帐号的权限有限度地授权给外部设备,所述有限度地授权是外部设备从穿戴式设备接收和拥有一个临时访问令牌,用来进行上传数据有限制的操作,操作完成之后,临时访问令牌自动失效,无法进行其他的云端访问操作,外部设备执行穿戴式设备发送的指令并将获取到的信息传送到云端存储空间保存。

      2.如权利要求1所述的一种穿戴式设备的扩展方法,其特征在于:步骤A所述搜索、发现的过程是穿戴式设备按协议接收推送过来的消息来发现所述外部设备。

      3.如权利要求1所述的一种穿戴式设备的扩展方法,其特征在于:步骤D穿戴式设备在确定授权给外部设备之前,用户先在穿戴式设备预览外部设备获取到的数据信息。

      4.如权利要求1所述的一种穿戴式设备的扩展方法,其特征在于:还包括步骤E,用户采用可视设备在云端打开和查看所保存的信息。

      5.一种如权利要求1所述的一种穿戴式设备的扩展方法的扩展装置,其特征在于,包括:穿戴式设备和外部设备,其中,所述穿戴式设备按协议连接外部设备,该穿戴式设备绑定一云端帐号,该穿戴式设备通过所述协议与所述外部设备交互,所述外部设备具备数据感知接口,该外部设备还具备连接网络和数据发送模块。

      6.如权利要求5所述的一种穿戴式设备的扩展装置,其特征在于:所述穿戴式设备具有一支持所述协议的第一交互模块,外部设备具有通过所述协议与第一交互模块交互的第二交互模块。

      7.如权利要求5所述的一种穿戴式设备的扩展装置,其特征在于:所述穿戴式设备为手表、手环、戒指、首饰、眼镜、服饰或鞋中的任意一种。

      8.如权利要求5所述的一种穿戴式设备的扩展装置,其特征在于:所述外部设备为智能手机、摄像机或健康检测设备中的任意一种。”

      以上,该案的权利要求中方法权利要求与产品的权利要求属于同一构思,但是方法权要和产品权要中的技术特征不是完全对应,甚至相差甚大。

      从该涉案专利申请的审查过程来看,从复审请求、行诉一审和行诉二审,主要焦点问题是本申请权利要求1是否具备创造性。申请人也明确表示在权利要求1不具备创造性的情况下,不再主张权利要求2-8的创造性。由此,可以想到,对于改进点在于方法的技术方案,基于同一构思来布局产品权利要求时,还是需要结合方法改进点来撰写,否则会出现产品权要不具备创造性甚至属于现有技术的问题,更优的是,结合方法改进点挖掘产品的优化方案,以避免方法权要不具备创造性时,产品权要也因同样理由而不具备创造性。

      虽然该案的审查过程中没有对其产品权利要求5-8进行创造性评价,但是,在申请人主张产品权要的权利时,通常会根据专利法的创造性评价标准基于现有技术详细对其进行评判,并且基于该案的具体权项技术方案,会检索与产品权要5-8最接近的对比文件进行评价。

      综上所述,对于同一技术方案中的产品权利要求和方法权利要求,主要看两者之间是否有限定关系。如两者之间有明确的限定关系,则通常同时具备或不具备创造性,例如,方法权利要求不具备创造性,若产品权利要求是由方法权利要求限定的产品,通常也不具备创造性;如两者之间没有明确的限定关系,则通常并不限制两者的创造性是否相同,例如,产品权利要求不具备创造性,若产品权利要求并未明确是由方法权利要求限定的产品,则可能具备创造性。