创新 务实 严谨 求真
The inventive mind is always dissatisfied with its progress, because it sees beyond
——Jean d’Alembert
专利法的核心在于保护创新,同时促进技术的公开与传播。《专利法》第64条第1款规定:发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。
专利的保护范围是衡量是否发生专利侵权的基础,而等同原则作为判断专利侵权的重要原则,允许专利权人(以下或称权利人)主张其专利权不仅限于权利要求书中的字面表述,还包括实质上等同的技术方案。然而,等同原则的过度扩张可能导致专利权的滥用,限制竞争和创新。因此,探讨等同原则的适用与限制,对于维护专利法律的公正性和有效性具有重要意义。
一
专利保护范围的界定和等同侵权
在《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第七条规定:“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围;被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同的,人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”
等同原则的法律基础在于确保专利权人能够获得与其发明实质贡献相匹配的保护,在专利侵权的认定中,首先根据权利人主张权利的相关权利要求,确定专利权的保护范围;以此为基础,通过将被诉侵权技术方案相关技术特征与涉案专利相关权利要求中的技术特征进行一一比对,确定是否构成相同或者等同,进而认定是否构成相同侵权或者等同侵权。
二
等同原则的适用条件
适用等同原则的基本条件包括:
1)被诉侵权方案与专利权利要求的技术特征在功能、方式手段和效果上实质等同;
2)这种特征上的等同对于本领域普通技术人员而言是非显而易见的。
等同特征,是构成等同侵权的重要依据,指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,包括专利说明书及附图明确对应技术特征的功能,其次根据被诉侵权技术方案的工作原理明确相关技术特征的功能,达到基本相同的效果,没有实质性差异,并且本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。
简单举例应用如下:
例1:涉案专利权利要求中的技术特征为“耐火纤维毯夹心,中间植有增强用耐高温的不锈钢丝或不锈钢丝绳”。被诉侵权产品中相应的技术特征为:耐火纤维毯夹心,不锈钢钢丝绳位于耐火纤维毯的一侧。
判定思路:两种技术特征的差异仅仅为不锈钢丝或不锈钢丝在位置的简单移动,切这种简单移动并没有导致技术效果的明显差异,因此等同成立。
例2:涉案专利权利要求中的技术特征为“吸汗鞋垫包括防滑层、单向渗透层、吸汗层、除臭层”。被诉侵权产品中相应的技术特征为:防滑层;单向渗透层;吸汗除臭复合层。
判定思路:二者区别在于,被诉侵权产品将吸汗层和除臭层合并为一层,将活性炭与吸水树脂混合设置,然后利用干爽网面和防滑层将其封闭。涉案专利权利要求中吸汗层与除臭层分别设置,活性炭层与吸水树脂层分别设置,两层紧密相邻,这种区别差异设置仅为技术特征单纯的分解或合并,并没有带来技术效果上的明显改变。
基于上述举例,当在撰写权利要求书时,应尽可能概括拟申请的现有全部技术方案和可能的变形方案,这样处理不仅有利于直接适用全面覆盖原则对专利权进行保护,避免适用等同原则保护的不确定性,也有利于在很大程度上排除适用等同原则的障碍,更有效防止他人通过微小改动规避专利保护。
实际中专利技术特征的上位化,也存在着界限,在权利要求存在界定保护范围的情况下,是否可以利用等同原则,来进一步扩张权利要求的保护范围,为专利权人提供更广泛的专利权益呢?为此,本文将进一步探讨限制等同原则的因素及具体情况。
三
等同原则的限制因素
尽管等同原则为专利权人提供了广泛的保护,但其适用受到多方面限制:
1、捐献原则:捐献原则是专利侵权判定中的一项重要法律原则,也是对等同原则的限制之一。根据捐献原则,如果专利权人在专利申请时未将某个技术特征写入权利要求书,但在说明书或者附图中进行了披露,那么该技术特征就被视为捐献给了社会公众,应视为专利权人放弃了该技术方案的保护。权利人主张该技术方案落入专利权保护范围的,不能再适用等同原则进行保护。
这一原则的目的在于防止专利权人通过保留部分技术特征不写入权利要求,而在侵权诉讼中再通过等同原则来主张保护,从而损害社会公众对专利技术的合理利用。捐献原则有助于促进专利技术的公开和传播,推动科技创新和发展。
2、禁止反悔原则:禁止反悔原则是对等同原则的一种限制。在专利申请授权或专利无效宣告程序的过程中,如果专利权人对某个技术特征作出了限制或放弃、且被国家知识产权局认可,那么在侵权判定中,该技术特征就不能再适用等同原则进行保护。这一原则的目的是防止专利权人通过反悔来扩大专利的保护范围,从而损害社会公众的利益。同时,禁止反悔原则也有助于维护专利文件的公示作用,确保社会公众对专利技术的合理利用。
3、可预见性规则:是对于发明权利要求中的非发明点技术特征、修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征,如果专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围,在侵权判定中,权利人以构成等同特征为由主张将该替代性技术方案纳入专利权的保护范围的,不予支持。
这是除了上述两个明确写入司法解释的原则外、近年判例中出现的对适用等同原则进行限制的可预见性规则。这一规则的目的在于防止专利权人通过事后主张等同原则来扩大专利的保护范围,从而确保社会公众对专利技术的合理预期和信赖。可以看出,可预见性规则与等同原则在一定程度上是相互冲突的,但需要注意的是,可预见性规则并不是对等同原则的完全否定,而是在特定情况下对等同原则适用的一种限制。
4、明确排除原则:被诉侵权技术方案属于说明书中明确排除的技术方案,或者属于背景技术中的技术方案,权利人主张构成等同侵权的,不予支持。
5、数值特征等同判定:《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十二条提到,权利要求采用“至少”、“不超过”等用语对数值特征进行界定,且本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利技术方案特别强调该用语对技术特征的限定作用,权利人主张与其不相同的数值特征属于等同特征的,人民法院不予支持。
6、封闭式权利要求侵权判定中等同原则的适用:专利权人选择封闭式权利要求表明其明确将其他未被限定的结构组成部分或者方法步骤排除在专利权保护范围之外,不宜再通过适用等同原则将其重新纳入保护范围。
以上现有原则或规则,作为针对等同原则所进行的限制,是为了使等同原则更正确地适用于保护专利权人的创新成果,激励技术创新,并合理利用等同原则,进而诉求自己的合法专利权益,防止被滥用。为了更好地解释等同原则中的一些限制因素,本文将结合相关案例进行详细分析和说明。
四
典型案例(案件参考:【2021】法知民终192号)
1、案情介绍
本文引用常州格瑞德园林机械有限公司与宁波昂霖智能装备有限公司和徐州中森智能装备有限公司中华人民共和国最高人民法院民事二审判决书。上诉人为常州格瑞德园林机械有限公司(以下简称格瑞德公司)与上诉人宁波昂霖智能装备有限公司(以下简称昂霖公司)和被上诉人徐州中森智能装备有限公司(以下简称中森公司)侵害发明专利权纠纷一案,涉及专利申请人为中森公司、名称为“电动绿篱机”的发明专利(以下简称本专利或涉案专利)。
一审阶段:
(一)涉案专利基本情况
中森公司于2016年4月1日向国家知识产权局申请“电动绿篱机”发明专利,并于2018年7月24日获得授权公告,专利号ZL201610201500.0。该发明独立专利权利要求1为:一种电动绿篱机,包括连杆、工作舱、电机和刀片,所述连杆一端设有所述工作舱,所述工作舱上设有所述刀片,所述电机设于所述连杆之上,所述电机带动所述刀片做往复移动,其特征在于,所述电动绿篱和第一连接件,所述弧形支架一端与所述刀片的末端连接,另一端通过所述第一连接件连接在所述工作舱上,所述弧形支架的弯曲朝向所述刀片方向;当所述弧形支架绕着所述第一连接件转动时,所述弧形支架的转动使所述刀片产生曲变形。
专利说明书关于背景技术记载:
[0002]随着人们对生活环境的要求日益提高,城市的绿化建设越来越多,很多绿篱植物需要经常被修剪,传统的修剪方式是使用简单的剪刀修剪,其工作强度高,工作效率差,且在修剪一些圆形形状时操作难度大。
[0003]为了解决传统剪刀工作强度高,工作效率差的问题,现市面上推出了一些电动剪刀和燃油剪刀。电动剪刀和燃油剪刀虽然为自动剪刀,但在修剪圆形绿篱时,工作效率低,操作难度大的问题仍然悬而未决。
[0004]因此为解决现有电动剪刀和燃油剪刀工作强度高、效率差、难度大等问题,有必要提供一种可用作平剪也可用作圆形剪的电动绿篱机。
专利说明书关于发明内容记载:
[0005]有鉴于此,本发明的目的是为了克服现有技术中的不足,提供一种可用作平剪也可用作圆形剪的电动绿篱机,其具有工作强度低、工作效率高、工作难度低、环保无污染的特点。
[0018]本发明与现有技术相比,其显著优点是:本发明的电动绿篱机结构简单、使用方便、工作效率高、环保无污染,是一种可用作平剪也可用作圆形剪的电动绿篱机。
(二)侵权比对情况
中森公司主张格瑞德公司生产、销售的被诉侵权产品“宽带修剪机(弧形)”的技术特征落入ZL201610201500.0号发明专利的权利要求1的保护范围。中森公司进一步提出主张:被诉侵权产品不仅有刀头,还有连接杆、压条、手柄以及锁紧装置等构件,即使格瑞德公司是从昂霖公司购买了刀头,还要进行再一次加工制造才最终形成被诉侵权产品。采用电机或者是燃油机,对于绿篱机的一个整体结构和功能而言没有明显的区别和影响,构成等同侵权。关于刀片的末端通过第一连接件连接在工作舱上,手柄就是一个连接件。
格瑞德公司提出比对意见认为:发明专利的保护主题是电动绿篱机,限定的是用电驱动的绿篱机,电动绿篱机是本发明的一个重要技术特征。但格瑞德公司销售的不是电动绿篱机,是燃油驱动的修剪机,不落入该发明专利保护范围。
昂霖公司提出比对意见认为:第一,被诉侵权产品不用电机。中森公司认为其发明点在于可以通过把手将弧形支架相对于刀片进行旋转,电机和燃油机的驱动是一个比较本质的区别。第二,被诉侵权产品的刀头的弧形支架的一端是在刀片的后部靠前的位置,另一端并不是通过连接件设置在工作舱上面,而是设置在把手上,该技术特征与专利权利要求不同。
本案中,就被诉侵权产品与涉案专利权利要求1的技术特征比对争议焦点在于:
争议焦点1,涉案专利在普通的平剪刀片上加设弧形支架,通过旋转弧形支架使刀片变形产生弧度,来解决在修剪圆形绿篱时,工作效率低,操作难度大的问题。虽然涉案专利采用的是电动驱动方式,但是在绿篱机领域,电动和燃油是两种最常用的自动绿篱机的驱动方式,都是通过驱动刀片作往复运动实现其剪切的基本功能。
原审法院认为,驱动方式与涉案专利所要解决的技术问题、关键技术及其技术效果没有直接关联。就涉案专利内容,对于可实现平剪和圆剪二合一效果的自动绿篱机而言,与电动驱动相比,燃油驱动以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且该领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能联想到的特征,因此两种驱动方式构成等同特征。
争议焦点2,涉案专利权利要求1的弧形支架和工作舱之间仅限定通过“第一连接件”实现连接,并未具体限定“第一连接件”的结构,权利要求的保护范围不应局限于专利实施例给出的具体连接方式,由于被诉侵权产品的弧形支架和工作舱之间通过说明书附图所示第一连接件实现连接,因此被诉侵权产品具备涉案专利权利要求1中的“弧形支架另一端通过所述第一连接件连接在所述工作舱上”技术特征。
原审法院最终认为,被诉侵权产品的技术方案落入涉案专利权利要求1的保护范围,同时针对中森公司的诉讼主张予以支持。
二审上诉阶段:
上诉人格瑞德公司、上诉人昂霖公司因与被上诉人中森公司侵害发明专利权纠纷一案,不服江苏省苏州市中级人民法院于2020年11月9日作出的(2019)苏05知初818号民事判决,向二审法院提起上诉。
格瑞德公司和昂霖公司的主要上诉请求为:撤销原审判决,并改判驳回中森公司的原审诉讼请求。其主要事实和理由:1.原审判决在判断本案被诉侵权产品是否构成等同侵权时,未考虑涉案专利要达到的“环保无污染”的技术效果,故错误认定本案被诉侵权产品构成等同侵权;2.专利权人在专利申请时通过其用语进行了明确排除,不应当再将涉案专利的驱动方式扩张到“燃油驱动”予以保护。
中森公司针对格瑞德公司和昂霖公司的上诉答辩称:1.原审判决认定被诉侵权产品落入涉案专利权保护范围正确;2.被诉侵权产品包含了涉案专利技术,关键部分为刀头,系昂霖公司向格瑞德公司提供。综上,原审判决事实认定清楚,请求驳回上诉,维持原判。
二审法院认为:
专利主题名称一般而言具有限定作用,它限定了技术方案所适用的技术领域。涉案专利权利要求前序部分的主题名称已载明为“一种电动绿篱机”,在前序的特征部分亦有关于“电机”的明确记载。通过前述记载可知,专利权人在撰写涉案专利权利要求书和说明书时,即已明确知晓现有技术中存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式,且“环保无污染”是本专利相较于现有技术新增的一个技术效果,但专利权人在涉案专利权利要求中仅强调电机驱动,即明确表示涉案专利的驱动方式仅限于电机驱动,而非燃油发动机驱动。
从说明书的相关内容可以看出,专利申请人在撰写涉案专利权利要求时,基于对环保效果的追求,专利申请人并不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。换言之,本领域普通技术人员基于对权利要求所限定的“电动绿篱机”、说明书背景技术部分对存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式的介绍以及发明目的部分关于“环保无污染”效果的强调等,完全可以理解为专利申请人明确不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。
在此情况下,若在判断被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围时,将燃油发动机驱动与电机驱动认定构成技术特征等同,则不利于专利权利要求公示作用的发挥和社会公众信赖利益的保护。综上,原审法院对于被诉侵权产品和涉案专利的驱动方式技术特征构成等同的认定结论不当,二审院依法予以纠正。
2、案件分析
本案二审争议的核心焦点在于:被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围。
上诉人格瑞德公司和上诉人昂霖公司主张:被诉侵权产品和涉案专利技术方案的驱动方式不同,被诉侵权产品是以燃油发动机作为动力源驱动,后者则是电机作为动力源驱动。原审法院认定两者驱动方式构成等同,属于事实认定错误。
关于上述主张及论述,笔者更为认同二审法院的观点,具体理由如下:
二审法院在两个方面对等同原则的适用限制进行说明,一是从专利主题名称和权利要求书名称的限定出发,明确出本专利是基于电机驱动的技术方案,而非燃油驱动形式,二是涉案专利追求对“环保无污染”的技术效果追求,并在背景技术中将绿篱机的燃油驱动形式作为难以实现“环保无污染”效果的现有技术,将其结合可以进一步确认,涉案专利权利要求书所限定的“电动绿篱机”不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。
通过以上分析,不难看出,被诉侵权产品中绿篱机的刀头结构,虽然落入到本专利权利要求关于刀头结构的保护范围内,专利权人也通过借由等同原则的解释,来消除燃油驱动与电动驱动在动力源上的特征差异,以寻求更大的专利保护范围。但本专利权利要求的保护范围实际上受到了说明书解释所产生的限制,因此,不能将说明书中背景技术方案和明确排除的技术方案纳入到本专利的保护范围中,即燃油驱动形式的绿篱机是明确排除的技术方案,本专利相关刀片结构的保护范围间接受到驱动方式上的限制,不能从电动的驱动形式上,扩张到包含电动驱动和燃油驱动在内的其他驱动形式上,故不能认定被诉侵权产品构成等同侵权,此种情况适用于本文中第三部分关于等同原则限制因素中的“明确排除原则”。
注:本案为侵害发明专利权纠纷,因被诉侵权行为发生在2020年修正的专利法实施之前,故本案应适用2008年修正的专利法。
五
案件启示
等同原则在专利侵权案件中的适用与限制,体现了专利法律在保护创新与维护公共利益之间的微妙平衡。上述案例中,二审法院并未简单地将燃油发动机驱动与电机驱动视为等同。二审的判决表明,在应用等同原则时,需要考虑到专利权人在权利要求和说明书中所表达的明确意图,以及专利权人对于特定技术效果的追求。这种审慎的态度有助于维护专利权利要求的公示作用,保护社会公众的信赖利益。
相反,等同原则的滥用,可能会导致专利权的过度扩张,限制竞争和创新,损害公众利益。原审法院在法律适用上出现了偏差,未能充分考虑到专利权人的明确意图,导致判决结果与专利权人的保护范围不符。二审法院在审理过程中,通过对专利文件的深入分析,纠正了原审法院的错误,体现了法律适用的严谨性和判决的合理性。
专利制度的目的是鼓励创新,同时也要考虑到公共利益。法院在保护专利权人的创新成果的同时,也要考虑到社会公众对于专利权利要求公示作用的依赖。因此,在适用等同原则时,需审慎考虑其对专利权人和公众利益的平衡,考虑捐献原则、禁止反悔原则以及明确排除原则等限制因素,确保等同原则的正确适用,既能保护专利权人的合法权益,又能促进技术的公开与传播,维护市场竞争秩序。
作者:王涛涛 专利代理师/检索分析师
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